WIPO⽇本事務所ウェビナー

2022年10月25日

欧州現地事務所から見たPCT欧州移行と欧州単一特許制度の戦略的活用

１１／２５のＷＩＰＯウェビナーにおきましては、多くの方にご視聴いただきまして感謝申し上げます。
また、多くのご質問をいただき誠にありがとうございました。時間の制約上、当日お答えできなかったご質問を含め回答を作成いたしましたので、ご参照くださいませ。
もしご不明な点等ございましたら、以下の発表者メールアドレスまでご遠慮なくご連絡くださいませ。
koide@dpat.de

 

また、本ウェビナーの発表資料は、以下ＷＩＰＯウェビナーウェブサイトにて入手可能です。

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ja/offices/japan/pdf/WIPO_GilleHrabal_20221025.pdf

 

なお回答中に出てくる、ＵＰＣＡ手続規則は統一特許裁判所で定められた規則です。以下、必要に応じてご参照くださいませ。
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website_0.pdf

 

 頂いたご質問と回答

第I部　PCT欧州移行

質問１
PACE請求、審査促進などの制度について教えて欲しい。
（回答）発表資料P20でご説明したとおりです。

質問２
PACE請求には何らかの要件を満たす必要があるでしょうか。日本の早期審査は、外国関連出願かどうか、実施関連出願かどうか、などの要件が必要です。
（回答）PACE請求には基本的に要件はございませんが、出願人が応答期間の延長を行った場合はPACEの効果は取り消されます。

質問３
PCT早期国内移行+161/162条を放棄+PACE申請で20か月程度迅速化可能というが、そういう日本企業は多くあるのでしょうか。
（回答）出願人または出願によって対応は様々ですが、規則161/162条に係る権利については多くの場合放棄されています。

質問４
規則70通知の放棄が可能とのことですが、どの時点で放棄できるのか、放棄可能なタイミングについて教えてください。
（回答）欧州移行のタイミングで当該通知に係る権利の放棄を申告します。

質問５
Rules 161(2) & 162放棄手続きの期限はあるのでしょうか。移行時に選択するのでしょうか。
（回答）欧州移行のタイミングで当該通知に係る権利の放棄を申告します。

質問６
審査促進について、日本の特許権を基にして欧州でのＰＰＨを検討しています。
現地代理人からは、ＰＰＨよりＰＡＣＥ請求の検討も提案されました。ＰＰＨは欧州において、早期権利化に効果的でないのでしょうか。
（回答）ＰＰＨもＰＡＣＥと同様に早期権利化に効果があります。ＰＡＣＥの方が手続きが簡略という利点があります。一方ＰＰＨは手続書類の準備に、より手間がかかりますが、PACEが欧州特許庁内の施策であるのと異なり、PPHは国家間の取り決めに基づく施策ですので、その運用に対して、よりコミットされるという話もあります。

質問７
事業の方向性が定まるまでクレームを確定することができず、欧州での審査進行を遅延させたいが、方法はあるのでしょうか？
（回答）積極的に遅延を要請することはできませんが、発表資料の10ページに記載しましたとおり、何も審査迅速化手段を取らない場合、権利確定まで平均して優先日から６年以上かかるとされています。または出願の分割をするという手段も考えられます。

第II部　欧州単一特許制度

質問１
欧州単一特許制度が出来た場合は、各国への単独出願、欧州特許条約による出願、欧州単一特許への出願の３通りの出願方法が併存するのでしょうか。それとも、欧州特許条約による出願から欧州単一特許での出願に置き換わるでしょうか。
（回答）欧州特許条約による出願から欧州単一特許での出願に置き換わるということはありません。各国への単独出願、欧州特許条約による出願、欧州単一特許への出願の３通りの出願方法が並存することになります。

質問２
単一効特許と統一特許裁判所の現時点でのメリット、デメリットが知りたい。
（回答）発表資料36ページに懸念点、43ページ、44ページにメリットを記載しております。

質問３
単一効特許を選ぶか、従来通りの権利化を選ぶかを選択する上で、検討すべきポイントを教えてほしい。また、オプトアウトすべきか否かの検討ポイントを教えてほしい。
（回答）発表資料47、48ページに記載しております。

質問４
A．opt outの対象となる特許・特許出願を教えてほしい。サンライズ期間に係属している特許出願及び権利が存続している特許だけか？サンライズ期間経過後に欧州に特許出願、あるいはPCT出願の国内移行を行った場合、UPの７年間の経過期間終了時に特許出願が係属している、あるいは権利が存続していれば、opt outできるのでしょうか。

（回答）登録済み特許または経過期間満了前に出願された特許出願がオプトアウトの対象となります。

B．opt outの手続きはいつ行うことができるのですか？
（回答）オプトアウトの申請は、サンライズ期間開始（2023年1月）から経過措置期間の満了の1箇月前まで行えます。ただし、対象特許が裁判所に提訴されていないことが前提となります。なお、対象出願が公開された後に申請ができるようになります。

質問５
「そもそも欧州で無効審判を受けることがないから、欧州単一特許制度が始まったとしても、オプトアウトをする必要性を感じないし、わざわざお金を払ってまでオプトアウトはしない。」という考えのクライアントがいる。確かに納得する部分はあるものの、代理人として行うべき適切なアドバイスはあるか。
（回答）現状、多くの企業はオプトアウト申請行う見込みであると認識していますが、他方でご質問中のクライアントの考え方も場合によっては合理的な場合もあると考えます。オプトアウト申請には、代理人手数料や一定の作業が必要です。オプトアウトしないことにより発生するセントラルアタックなどのリスクの大小を考慮し、状況によってオプトアウトをしないというのも一つ方法だと考えます。

質問６
オプトアウト申請について、申請時点の真の所有者が申請すれば、欧州特許/国内特許登録原簿と一致している必要はない、とされています。ただ、申請者と登録原簿との齟齬がある場合、訴訟に入る段階で、UPCにてオプトアウト申請の有効性が争われる可能性もあるため、事前の名称・名義変更を行うことが望ましいとアドバイスしている欧州代理人が多いように思われる。
ただ、所有者の齟齬を問われても、きちんと証明が出来る場合、事前の名称・名義変更を行っていなくても、UPCで有効性を争われる事態になった際に、証拠を以て対応すれば、有効性が取り消される心配は無いと思われますが、この認識は合っているか（欧州特許異議申立期間、異議申立係争終了案件については、有効化した各国国内裁判所への名称・名義変更が必要になり負担が大きいため確認しておきたい）。
また、上記認識が正しいと断定できない場合等に備え、欧州特許異議申立期間、異議申立係争終了案件について、オプトアウト申請前に名称変更を行う場合、下記①②いずれの対応を取るべきか教えてほしい。
①オプトアウト申請時に名称変更の証拠書類を同時に申請しておけば、オプトアウト時にチェックはされなくても、訴訟時にオプトアウト有効性を争われることになった場合、その証拠書類を確認されるか。
②若しくは有効化している各国国内裁判所に対し手続を行っておく必要があるか。その場合、オプトアウトの不可分性に基づき、UPC協定加盟国に対しても行っておくべきか。

（回答）ＵＰＣＡ手続規則によれば、特許登録簿に登録されていない場合、各権利者又は出願人がとして本体登録される権利を有することの宣言を提出することが求められています。また、各国特許登録簿及び欧州特許庁が保管する欧州特許登録簿に表示された者が，所有者又は出願人として登録される権利を有する者であることを反証可能な推定とすることも規定されています。
したがいまして、もちろん各国特許登録簿及び欧州特許庁が保管する欧州特許登録簿において登録者の名称を変えておくことは、後に（訴訟開始時に）オプトアウトの有効性について疑義が呈された場合に優位に働くと考えますが、ご質問者のご指摘のように、権利の移転や譲渡を示す契約書など、できるだけ客観的な証拠を残しておく用意しておくことが、反証のためにより重要なことと認識しています。

質問７
EPOとUPCにおける特許無効化訴訟における手続きの違い（期限、結審までの予定、費用負担、補正可能性）について比較が知りたい。

（回答）特許を取り消すための手続きとして、欧州特許庁の異議申し立て制度と統一特許裁判所における無効訴訟を比較しますと、期限は異議申立は特許公報公告後9月以内であるのに対して、統一特許裁判所は単一効特許の存続期間中いつでも開始することができます。また、結審までの予定は、異議申立は15月、統一特許裁判所も14月という目標を立てられています。
費用に関しては、異議申立の庁費は840ユーロ、統一特許裁判所の無効訴訟の裁判所費用は20,000ユーロとなります。いずれも、これに代理人費用が加算されます。なお、統一特許裁判所の無効訴訟においては、敗訴者が、勝訴者の裁判所費用及び一定範囲の代理人費用を負担するという規定があります。補正はいずれの制度でもできます。

質問８
欧州単一特許は、欧州域内フェーズの選択肢を増やすものであり、日本の出願人がいわゆる国際段階としてPCTとパリルートのいずれを選択するかに直接影響を与えるものではないと考えられる。しかしながら、欧州単一特許を利用するにあたり、国際段階で注意すべき点（例、パリルートの方が好ましいなど）があれば、ご教示いただきたい。

（回答）ご理解のとおりです。単一効特許制度は国際段階を制約するものではなく、より選択の幅を増やすものと考えます。

質問９
単一特許システムの特許付与までのプロセスについて１つ質問です。異議申し立て期間についてもバンドル特許システムとまったく同様との理解でよいでしょうか。

（回答）そのとおりです。異議申し立て期間は、いずれの場合も、欧州特許公報の公告から9か月以内です。

質問１０
オプトバックインは１回のみ可能でしょうか？

（回答）そのとおりです。（発表資料41ページ）

質問１１
オプトアウトに必要な番号は、規則５の改定により、公開番号に規定されたのではないでしょうか。

（回答）ＵＰＣＡ手続規則の第5条3(c)には、オプトアウトをするための情報として、EP公開番号が含まれることが規定されています。

質問１２
単一効特許の対象の中に含まれていないイギリスは、現状は欧州特許庁にて審査から登録まで行われていますが、いずれは欧州特許庁の枠組みから外れ、PCTからGBに直接移行が必要になるのでしょうか。

（回答）現在のところ、そのような予定はございません。今後もＰＣＴから欧州移行した後、特許査定を得られれば、イギリスで有効化できます。

質問１３
スライド43に「オランダでの権利行使」というお話がありました。この場合、単一効特許を取得するのではなく、オランダとどこかの主要国の特許のみを持つという事でも実現できそうですが、何か注意すべき点はございますでしょうか？
（回答）オランダの保護は、ご指摘のとおり単一効特許でなくとも、従来の欧州バンドル特許やオランダ特許でも可能です。注意すべき点としては、オランダを含めた有効化する国数によっては維持年金額が単一効特許取得に比べ、高額になることもございます。（発表資料33ページ）

質問１４
UPC規則５条では、オプトアウト対象案件には「失効特許を含む」とありますが、どいういった場合が考えられるのか欧州代理人問合せたところ、「欧州特許が失効後、SPCを申請し保護期間に入っている案件が対象」ということでしたが、SPC案件のみが「オプトアウト対象になる失効特許」にあたるという解釈で合っているでしょうか。

（回答）はい、その理解のとおりです。

質問１５
バンドル特許システムが無くなって統一特許制度に一本化される可能性はあるでしょうか？
（回答）現在のところ、そのような予定はございません。現状の法的枠組みでは、単一効特許にＥＵ以外の国は今後も参加することができません。そのため、イギリスやスイス、ノルウェーなど非ＥＵ加盟国を保護する手段として、バンドル特許システムは今後も有用です（発表資料27ページ）。また（ＥＵ加盟国内のみの保護を前提としても）保護したい国数が少数で良い場合、単一効特許を取得すれば、より高額な維持年金を払う必要があるため、その意味でもバンドル特許システムは今後も利用価値はございます（発表資料33ページ）。

質問１６
バンドル特許で権利化後、部分的に放棄して権利が一か国しか残っていない場合も、訴訟の予見性の観点からはオプトアウトした方が良いということになりますでしょうか。
（回答）この場合セントラルアタックのリスクは考慮する必要がありませんのでオプトアウトは確かに必要性は高いものではないと考えます。しかし、ご指摘のように新たに設立された統一特許裁判所の訴訟システムで争うことになれば、判断方法や手続きなど確立していないことも多く、当該訴訟システムで争うことを避けるためにオプトアウトを行うという考え方も十分あり得るかと考えます。

質問１７
単一効特許と欧州バンドル特許の費用比較についてですが、年金のみでの比較でしょうか。または、移行時の代理人手数料、翻訳手数料を考慮した比較でしょうか。
（回答）発表資料33ページで示したものは年維持年金の庁費のみの比較になります。より厳密には、これ以外に、維持年金支払いのための代理人手数料、翻訳手数料、有効化時の庁費及び代理人手数料を考慮して比較する必要がございます。公表はしておりませんが、弊所手数料に基づき試算した結果が手元にございます。もしご興味がありましたら送付いたしますので、メールにて直接お連絡ください。（koide@dpat.de）

質問１８
あとから批准された国で権利化したい場合、どのような手続きを行えばよいでしょうか。
（回答）残念ながら、単一効特許で登録したのち、あとから批准された国に権利範囲を拡張する手段はありません。登録時の批准国でその地理的権利範囲は固定されます。したがいまして、登録時に批准している国以外で権利が取りたい場合は、その国の特許庁にてバンドル特許制度に基づき個別に登録（有効化）する必要があります。（発表資料27ページ）
例えば、スペインで権利化されたいのであれば、バンドル特許にてスペインに個別登録（有効化）しなくていけません。
なお、個別登録（有効化）期間は、特許公報公告後3月以内のみということになります。ここを逃しますと、その後は新たな国に有効化する手段がなくなりますのでご注意くださいませ。（発表資料30ページ）

質問１９
経過措置（経過期間）は、制度開始日（2023年4月）から7年間ということでしょうか。経過措置後は、オプトアウトが不可との理解でよろしいいでしょうか。
（回答）経過期間は、制度開始日（2023年4月）から7年間ですが、最大７年延長される可能性がございます。経過期間後は、オプトアウトができなくなります。

質問２０
参考のためテキストは入手可能でしょうか。
（回答）本ウェビナーの発表資料は、ＷＩＰＯウェビナーウェブサイトにて入手可能です。
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ja/offices/japan/pdf/WIPO_GilleHrabal_20221025.pdf
また、関連する参考資料は、発表資料6ページに記載していますので、ご参照くださいませ。

質問２１
オプトバックインの期限も経過期間終了まででしょうか。
（回答）そのとおりです。また、対象特許に対し訴訟が開始されていないことも条件となります。

質問２２
無効アタックが起こる際に、そのときopt-out提出することができませんか。
（回答）オプトアウトの申請は、対象特許に対し訴訟が開始されていないことが時期的要件となります。したがいまして、無効訴訟が既に提訴された場合、オプトアウトは申請できません。

質問２３
共有特許のオプトアウトには出願人全員の同意が必要ということだが、どのような形で同意の証明をするのか？同意書のようなものをEPOに提出するのか？
（回答）共有特許をオプトアウトするには、全ての権利者が共同で統一特許裁判所に申請する必要があります。後に当該オプトアウトの有効性が争われた場合に備え、例えば、オプトアウト(またはオプトイン)申請の合意を示す書類をあらかじめ作成しておくことが重要であると考えらられます。

質問２４
各国に有効化した特許は他社に譲渡されているが、EP特許の権利者は元の権利者のままの場合に、オプトアウトできるのは元のEP特許の権利者でしょうか？
（回答）オプトアウトを申請できるのは真の権利者（ご質問における譲渡先の者）のみです。質問６もご参照ください。

質問２５
出願中のもの、これから出願する予定のものは、いつオプトアウトの手続きをとるのがよいと考えるか？
（回答）出願中の案件は公開された時点からオプトアウトが申請できます。したがいまして、既にオプトアウトするか否かの方針が決まっているのであれば、公開後、登録前までに申請すればよろしいかと考えます。

質問２６
オプトバックインが不可能となるケースがあると聞いていますが、どのような場合でしょうか。
（回答）オプトバックインは１回のみ可能であり、２度目はできせん。また、対象特許に対し訴訟が開始されていないことも条件となります。

質問２７
経過期間終了後、バンドル特許を選択して数か国で権利化しても、訴訟について、統一裁判所に取扱うことになるでしょうか？
（回答）ご理解のとおりです。（発表資料40、41ページ）ただし、バンドル特許であって経過期間“中”にオプトアウト登録された特許は経過期間終了後もオプトアウトの効力は続きます。すなわち、当該特許は経過期間終了後も統一特許裁判所に係属することはありません。

質問２８
オプトアウトは現地代理人を経ずに日本から手続することができるのでしょうか。
（回答）現地代理人を経ずに手続することの可否について、これまで統一特許裁判所が公的に言及したことはありませんが、ＵＰＣＡ手続規則の第5条3等に基づき、これが可能であると解する考え方もあるようです。いずれにしましても、オプトアウトを確実に行うためには、欧州代理人を介して申請をすることをお勧めします。

質問２９
ＥＰ特許公報の発行の遅延申請、および、ＵＰ登録審査の事前申請、についても教えてください。
（回答）２つの特別措置をご説明します。
一つ目は、特許公報公告のタイミングが制度開始日以前となる見込みの出願について、申請により、特許公報公告のタイミングが制度開始以降に遅延させることができます。単一効特許申請の機会は、その特許公報公告が制度開始後となる出願にのみに与えられます。したがいまして、現在審査中の出願に関し、制度開始前に特許公報公告がなされれば、制度開始後、単一効を申請しようとしても単一効特許申請の機会は与えられません。しかし、欧州特許庁からの発表された特別措置では、ドイツ批准書寄託後であれば、ＥＰＣ規則71(3)の通知を受け取った後、当該通知の応答時に特許公報公告を制度開始後まで遅らすことを請求することができます。これにより当該特許も単一効申請できることになります。
２つ目は、特許公報公告のタイミングが制度開始日以後となる見込みの出願について、制度開始以前であっても、事前に申請することが可能となります。

質問３０
バンドル特許が、統一特許裁判で勝訴した場合、この判断は他のバンドル特許にも影響するでしょうか。それとも先の判断に拘束されず、再度の提訴等が十分考えられるでしょうか。
（回答）バンドル特許が、統一特許裁判で勝訴した場合、この判断は同じ欧州出願に基づく他国のバンドル特許にも同じように影響します。（発表資料37ページ）

質問３１
クライアントは大学が多いです。大学のクライアントにオプトアウトを勧めた方がよいと思いますか？
（回答）状況にもよりますが、当面の間はオプトアウトをすることをお勧めします。新たに設立された統一特許裁判所の訴訟システムで争うことになれば、判断方法や手続きなど確立していないことも多く、一般的に知財担当のリソースが大企業に比べて少ない大学には負担になると思われます。ただしオプトアウトを申請するには通常代理人手数料がかかることもご留意いただく必要があります。

質問３２
オプトアウトの欧州代理人費用はだいたいどのくらいになりそうでしょうか。
（回答）欧州事務所に直接問い合わせることをお勧めしますが、数十ユーロから３００ユーロ程度となるという話があります。ただし、サンライズ期間中のオプトアウトなのかそれ以外なのか、などの条件に依るようです。

以上もしご質問漏れなどがございましたら、ご遠慮なくメールにてお問合せくださいませ。